如何利用FTO避免惩罚性赔偿
发布日期:
2020-11-17

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如何利用FTO避免惩罚性赔偿

1.掌握目标市场的有关法律规定

企业应当查阅产品目标市场的法律规定,必要的情况下应当咨询所在国家或地区的律师,以完全了解惩罚性赔偿的法律规定及相关的判例,从而全面了解有可能面临的法律风险。并且需要了解目标市场的司法实践中专利侵权判断的相关认定,权利要求保护范围如何确定,禁止反悔、捐献原则、说明书及审查历史等对权利要求保护范围的影响,与产品是否落入专利权保护范围相关的相同侵权和/或等同侵权的判断原则等。要特别注意一些国家特别的法律规定,例如,2014年Apple v. Motorola案中,美国法院认为美国专利的外国同族专利申请的审查历史能用来限制美国专利的权利要求的解释。

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2.做好合格的FTO调查报告

如果企业选择内部的专利工程师做FTO调查报告,有可能会被法院认为存在利益关系,作出难以令人信服的调查结果,例如,2016年Arctic Cat, Inc. v. Bombardier Rec Prods, Inc.案。因此,建议企业尽量要选择外部专业机构的律师或专利代理师,进行FTO的尽职调查。企业的产品或者服务如果部分或者整体来源于其供应商,除了应当对自己制造零部件进行FTO调查之外,还可以要求供应商对提供的产品零部件也进行FTO调查,或者通过购货合同约定相应的知识产权侵权责任承担的问题。

FTO调查报告最核心的部分是对目标市场的专利申请和已经授权的专利文献进行检索,并将企业将要实施的技术方案和权利要求的技术方案进行对比,以评估是否或落入可能在先专利权的保护范围。调查报告中所记录的检索关键词、检索式、检索策略,检索过程要求准确、全面、详细,并列出的检索结果,并依据所在国家和地区的法律,对涉及的专利权的权利要求技术特征与将要实施的技术方案进行详细的对比分析,从而得出是否具有侵权风险的结论。这样的FTO调查报告才可能会表明企业尽到了合理的注意义务,才能有力的支持企业没有故意或有意侵犯他人的专利权。如果FTO调查报告仅仅罗列一些专利文件,没有详细分析,仅仅给出很简要的结论,则会大大降低其可信的程度。

另外,值得注意的是,在企业做出FTO调查报告之时,有部分专利还处于审查过程中,还没有确定授权的保护范围;也有部分专利已经申请但处于未公开的状态;还有一些PCT专利还未进入国家阶段,因此仅一次作出的FTO调查报告有可能没有涵盖所有可能的在先专利权,企业需要注意定期的跟踪上述有可能漏网的专利权,及时发现潜在风险。

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3.充分利用FTO调查报告

如果FTO调查报告提示了侵犯他人专利权的风险,应当尽可能的去改进欲实施的技术方案,以免落入在先专利权的保护范围,并做好相应记录,保存相应证据,以备在可能的惩罚性赔偿中证明企业已经履行了合理的注意义务;如果无法规避他人的专利权,而专利权的期限又将届满的前提下,企业则可以选择等待在先专利权保护期期满后,再进入目标市场;如果距离专利权期限届满尚早,并且FTO调查过程中检索到了能够影响在先专利的新颖性、创造性的现有技术,可以考虑选择合适的时机,针对在先专利权提起专利无效程序,从而扫清欲实施的技术方案的障碍;考虑与在先专利权人就专利转让、专利许可、交叉许可和/或建立专利联盟等事宜进行谈判,从而争取有利的市场地位;或暂缓目标市场的上市计划,观察市场和技术的变化,等待重新上市的时机。

如果FTO调查报告的结论为将要实施的技术方案没有侵犯他人专利权,则企业应妥善保存FTO调查报告,以便在未来可能会遇到的专利侵权纠纷中,向法院出示FTO调查报告,以证明企业并无侵权他人专利权的主观故意,将其作为避免惩罚性赔偿的证据。

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