开展FTO专利侵权分析报告的步骤
发布日期:
2020-11-16

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开展FTO专利侵权分析报告的步骤

(1)进行技术分解

例如,目前需要对于一种新设计的煤气化炉开展FTO检索和分析,则需要对其中涉及到的技术进行分解,可以将其分解成烧嘴部分、燃烧室、激冷室、旋风分离器等多个部分,分别对各部分进行技术特征的分解和归纳,然后再开展FTO检索和分析。

(2)确定检索要素和检索地域

针对分解后的每个技术分支,确定需要检索和分析的具有创新性的特征。例如具有创新特征的烧嘴,其包括具有特定结构的烧嘴部分。因此需要将“烧嘴”确定为检索要素之一。同时,因为该技术未来主要在中国境内使用,则需要将检索的地域确定为中国。

(3)全面的专利检索

FTO检索需要保证查全率,因为其目的是为了避免故意侵权指控,因而专利检索需要尽可能做到全面准确。需要充分考虑相应行业内的常用关键词、行业惯用语、翻译时的可能表述、IPC分类号以及例如美国、欧洲和日本各自的分类号,例如USPC、ECLAICO、CPC、F-term等。例如,对于煤气化炉中烧嘴部分,可能的术语,例如“烧嘴”、“燃烧器”、“燃烧装置”、“喷嘴”等及其英译文等,相应的IPC分类号,例如C10J3/50、C10J3/00、C10J3/48等。

FTO检索对于权利要求的检索是重点,但FTO检索不能仅限于权利要求,因为具体特征的下位表述,尤其是相关的技术效果,一般不体现在权利要求中而仅体现在说明书中,因此需要结合全文和其他部分(例如发明名称和摘要)的检索,FTO还需要关注审中的专利申请,因为相关申请未来一旦授权,则可能对相应产品构成障碍。而失效专利也可以加以适当关注,后续可以作为规避设计思路或现有技术抗辩的基础。

(4)检索结果的筛选

根据上述原则进行相关地域的专利检索之后,对于检索到专利和申请先进行初筛。此时可以保留失效专利和审中的专利申请,以便于分析人员对于整个技术的发展脉络有个整体和清晰的了解。可以将检索到的专利/申请进行分级,保留相关性高的专利/申请待进一步进行比对分析。

在检索到的相关专利特别多的情况下,需要进一步分析以剔除掉一部分权利要求保护范围不稳定的申请,尤其是未经过审查的实用新型专利。对于检索到的相关专利特别少的情况,需要基于检索到的专利/申请,理清技术发展脉络,确定出与开展FTO的技术方案最接近的专利/申请,经比对后明确开展FTO的技术方案的风险等级为极低。

(5)权利要求比对

基于保留的相关性较高的专利/申请,逐个进行权利要求的比对,明确其风险等级。具体而言,将每项专利/申请的独立权利的技术特征进行拆分,与相关产品分解的各个技术特征进行一一比对,判定相应产品的技术特征是否落入到专利/申请的权利要求保护范围内。

相应地,基于全面覆盖原则和等同原则判定待上市产品是否具有侵权风险。

(6)得出风险等级的结论

基于上述权利要求比对的结果,得出FTO报告中关于风险等级的结论。一般而言,企业FTO的目的是证明其非故意侵权以避免可能的惩罚性赔偿,因而FTO报告的结论也应该慎重得出。

如果分析的产品并不包括经比对专利/申请独立权利的所有技术特征,亦即该产品并没有落入某项专利/申请的权利要求保护范围内,则该产品不属于字面侵权,此时FTO报告的结论则应当为无风险或低风险。

此时,还需要针对不相同的技术特征进行进一步分析,考虑不相同的技术特征是否构成等同特征,如果也不构成等同特征,则分析的产品相对于经比对专利/申请无风险。如果不相同的技术特征有可能构成等同特征,则分析的产品相对于经比对专利/申请具有中等风险。

与之相反,如果分析的产品包括了某项专利/申请独立权利的所有技术特征,亦即该产品落入了某项专利/申请的权利要求保护范围内,则该产品属于字面侵权,此时FTO报告的结论客观讲应当为高风险。但这可能有违企业的初衷,此时则需要与企业的相关负责人进行沟通,对于具有高风险的专利/申请提出相应的应对方案。

例如,对于授权专利可以提出无效的建议和意见;例如,在前期检索过程中获得的失效专利/申请可能作为无效证据。对于审中的专利申请可以基于相关文献提出公众意见以阻碍其授权,或者使其授权的权利要求保护范围大幅缩限,使得开展FTO的产品不再具有侵权风险。

此外,还可以提示企业可以基于前期检索过程中获得的失效专利/申请的设计思路进行规避设计或者将其作为现有技术抗辩的理由以应对后续可能的侵权诉讼。


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